La necesidad de registrar una marca

Cuando una empresa actúa en el tráfico jurídico y económico debe intentar hacerlo movida por un principio fundamental como es el de seguridad jurídica. Principio que también deben garantizar los poderes públicos. Como indica su propio nombre, se trata de realizar su actividad con las mejores y mayores garantías de actuación sin que se vea afectada por situaciones no previsibles o perjudiciales. La propia dispersión normativa y, en muchas ocasiones, la falta de criterios uniformes en la aplicación de las normas, crean continuamente situaciones ambiguas para un empresario que dan lugar a inseguridades.

Extrapolando esta situación al ámbito de las marcas, dentro de los bienes o activos de una empresa, una marca es sin duda uno de los pilares en los que se centra la actividad empresarial. Por  marca se entiende todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Así pues, es algo que diferencia a una empresa respecto de los competidores. Su función principal es la de identificar sus productos asociándoles con una procedencia empresarial determinada y concreta.

Junto a esta función principal de la marca, hoy en día, cabe mencionar otras funciones inherentes a una marca. Así se habla de la función indicadora de la calidad entendida como garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. Esta segunda función se puede incardinar en una tercera consistente en la llamada función condensadora del good­will o buena fama de los productos que identifica la marca. Se trata de la expectativa que genera en el titular de la marca de que ese producto, identificado con una marca concreta, sea adquirido nuevamente como consecuencia  de que el consumidor la conoce y ha obtenido un resultado positivo y favorable con el anterior acto de consumo realizado.

Estas funciones son muestra de la importancia y relevancia que una marca tiene o puede tener dentro del ámbito de una empresa, cualquiera que sea su ámbito, desde el sector de la alimentación al sector textil pasando por empresas prestadoras de servicios. En consecuencia, no hay duda de que una marca se convierte en el centro neurálgico de una empresa, siendo uno de los activos más importantes.

Y en este sentido, algo que es o puede ser tan valioso debe estar perfectamente protegido. Así, el artículo 2 de la Ley española de Marcas (Ley 17/2001) es contundente y categórico al respecto al referirse a la adquisición del derecho sobre la marca cuando indica que “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro”. Y es que el sistema español, al igual que el comunitario, y la mayoría de los países sigue el sistema adquisitivo equivalente a que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro. Hay algunas excepciones como las marcas notorias o renombradas o registros fraudulentos pero realmente son excepciones sobre la regla general.

Algunos riesgos que se pueden evitar

El asentar una estrategia empresarial sobre un activo empresarial, en este caso un activo tan importante como una marca, y no sólo no tenerla registrada sino no tenerla suficiente y convenientemente registrada supone una grieta en la línea de flotación de esa empresa que en ocasiones se podrá cerrar pero en otras puede dar lugar a un resquebrajamiento del negocio.

El registro de la marca no sólo supone adquirir la propiedad sobre la misma sino que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, es la mejor forma de actuar en el mercado otorgando a su titular una doble garantía. Por un lado, la ya indicada de adquisición de la propiedad y, en consecuencia, sabedor de que ha actuado según la legislación para ser el titular de la marca. Con el registro de la marca se evita que un tercero, de manera fraudulenta o por simple casualidad, pueda registrar una marca igual o semejante pudiendo actuar con quien es usuario anterior en el tiempo.

Pero, por otro lado, el registro de la marca es una garantía de que el titular y sólo él puede utilizar la marca pudiendo actuar contra terceros que utilizan una marca igual o semejante. Lo que el registro de la marca otorga es derecho de exclusividad a utilizarla en el tráfico económico.

Tal y como se indicaba, no sólo se debe registrar una marca sino que se debe realizar de una manera correcta, ajustándose al uso o futuro uso que se haga de ella a la hora de comercializar productos en el mercado. En este sentido conviene tener presente una serie de particularidades referentes a los productos o servicios que identifica la marca y al ámbito de protección (territorio) en el que va a ser utilizada.

Pasos para registrar una marca

En cuanto a los productos o servicios, toda marca debe ponerse en relación con unos productos o servicios determinados. Una marca no se puede registrar en abstracto o de manera global. Es por ello que a la hora de presentar la solicitud de una marca, en la instancia de solicitud a rellenar, debemos incluir los productos o servicios a los que vaya a identificar dicha marca. Productos y servicios que se engloban en 45 clases según el Arreglo de Niza. Este acuerdo establece que las clases 1 a 34 se refieren a productos mientras que las clases 35 a 45 servicios.

Una vez elegido el signo a registrar como marca y los productos o servicios que va a identificar, el siguiente paso es saber en qué mercado o mercados se va a comercializar. No debemos olvidar que la marca es un derecho territorial, es decir, es necesario registrar la marca en todos aquellos países en donde vaya a estar presente por un acto de comercio, desde la fabricación, envasado y etiquetado del producto hasta donde se lleve a cabo la comercialización efectiva en sí. Es un error también históricamente habitual el pensar que con el registro de la marca en un país es suficiente, no preocupándome de su registro en otros aquellos países o mercados donde la marca se utilice o se tenga previsto estar.

Así pues, es necesario llevar a cabo una estrategia adecuada de protección y que ésta tenga la suficiente previsión. Para ello es necesario conocer tanto los intereses del solicitante como las legislaciones nacionales aplicables y normativa internacional. Tomar medidas previas permite conocer las posibilidades jurídicas y evita costes innecesarios.

El autor de este artículo es Alberto Rabadán, director técnico de PONS Patentes y Marcas, una agencia de propiedad industrial e intelectual y firma de abogados especializada en el asesoramiento y defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Fuente: La necesidad de registrar una marca